n het hoger beroep van de procedure over het merk ‘Wendy’s’ tussen (de houder van) de snackbar Wendy’s uit Goes en de gelijknamige Amerikaanse hamburgerketen, heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch op 2 november 2021 arrest gewezen.
De Amerikaanse hamburgerketen Wendy’s vorderde onder meer dat het merk ‘Wendy’s’ voor horecadiensten vervallen moest worden verklaard (op grond van artikel 2.23bis in combinatie met artikel 2.27 lid 2 BVIE). Volgens de Amerikaanse hamburgerketen werd het merk namelijk gedurende vijf jaar niet normaal gebruikt (‘non-usus’) door de snackbar.
In het arrest overweegt het hof, verwijzend naar eerdere rechtspraak (waaronder HvJ EG 11 maart 2003, ECLI:EU:C:2003:145, Ansul/Ajax en HvJ EG 27 januari 2004, ECLI:EU:C:2004:50, La Mer Technology/Laboratoires Goemar), dat sprake is van ‘normaal gebruik’ van een merk, indien het merk wordt gebruikt om een afzet te vinden of te behouden voor de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven. Symbolisch gebruik is hiervoor onvoldoende. Bij de beoordeling moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de exploitatie van het merk reëel is. Met name moet rekening worden gehouden met:
- de vormen van gebruik die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandelen te behouden of te verkrijgen;
- de aard van de waren of diensten;
- de kenmerken van de markt, en;
- de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk.
Normaal gebruik van het merk
Volgens het hof is voor ‘normaal gebruik’ niet vereist dat een snackbar meerdere vestigingen heeft of buiten de regio adverteert. Bovendien zou gebruik in één van de landen van de Benelux voldoende zijn om als ‘normaal gebruik’ te worden gekwalificeerd, ook wanneer dit slechts op één regio binnen de Benelux zou zijn gericht.
De snackbar uit Goes gebruikt het merk onder meer op de gevel, verpakkingen, werkkleding, kassabonnen en in het logo. Het hof komt daardoor tot oordeel dat het merk wel degelijk normaal is gebruikt en met het gebruik een commercieel doel wordt gediend. De vorderingen tot vervallenverklaring en doorhaling van het merk voor wat betreft (klasse 43) horecadiensten, worden dan ook afgewezen. Het hof bekrachtigt daarmee het vonnis van de rechtbank in eerste aanleg van 15 februari 2017. De snackbarhouder uit Goes mag het merk dus behouden.
Zo belangrijk is een goede merkregistratie
In dit arrest wordt wederom bevestigd wat het belang is van een goede en tijdige merkregistratie. Door een merk te registreren, krijgt de merkhouder een monopolie op het gebruik van dat merk. De merkhouder kan dan met succes optreden tegen derden die inbreuk maken op dat merk.
Voor meer informatie over merkenrechten en merkinbreuk kunt u contact opnemen met onze advocaten intellectueel eigendomsrecht.
Eva Lammers
Joke Schraagen
Marjolein Meijer