Menu
JPR Advocaten

Merkinbreuk

Merkinbreuk doet zich voor in vele soorten en maten. De gevolgen kunnen ingrijpend zijn. Merkinbreuk kan het gevolg hebben dat de inbreukmaker gehouden is tot winstafdracht, vernietiging van de inbreukmakende goederen, schadevergoeding en vergoeding van de juridische kosten. Ook is in geval van merkinbreuk de inbreukmaker verplicht om de merkhouder alle benodigde inlichtingen te verschaffen.

Wanneer is sprake van merkinbreuk?

Om te kunnen spreken van merkinbreuk, dient te zijn voldaan aan de wettelijke eisen. Deze eisen komen hieronder aan bod, waarbij zowel naar Benelux- als EU-regelgeving wordt verwezen.

  1. Identiteitsinbreuk. Een merkhouder kan een derde verbieden om een teken te gebruiken dat identiek is aan het merk en wordt gebruikt in dezelfde branche als waarvoor het merk is gedeponeerd (zie art. 2.20 lid 1 sub a BVIE en art. 9 lid 1 sub a Uniemerkenverordening).
     
  2. Herkomstinbreuk. Een merkhouder kan een derde verbieden om een teken te gebruiken dat overeenstemt met het merk en wordt gebruikt in een soortgelijke branche als waarvoor het merk is geregistreerd. Er moet hierbij sprake zijn van visuele, auditieve en/of begripsmatige overeenstemming. De een kan het ander compenseren.
     
    Door het gebruik van een overeenstemmend teken moet vervolgens verwarringsgevaar ontstaan (zie art. 2.20 lid 1 sub b BVIE en art. 9 lid 1 sub b Uniemerkenverordening). Het verwarringsgevaar houdt in dat men in de war moet raken over de herkomst van het product (direct verwarringsgevaar), dan wel dat men vermoedt dat een economische verband aanwezig is tussen de merkhouder en de inbreukmaker (indirect verwarringsgevaar).
     
  3. Goodwillinbreuk. Deze bescherming geldt alleen voor bekende merken. Houders van bekende merken kunnen derden verbieden om een overeenstemmend teken te gebruiken in iedere branche wanneer met dit gebruik afbreuk wordt gedaan aan of ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie of onderscheidend vermogen van het merk (zie art. 2.20 lid 1 sub c BVIE en art. 9 lid 1 sub c Uniemerkenverordening). Hiermee wordt gegarandeerd dat de goodwill van een bekend merk op een laagdrempelige wijze kan worden beschermd.
     
  4. ‘Ander inbreuk’. Deze bescherming kent het EU-recht niet. Deze bescherming ziet op tekens die niet als merk worden gebruikt. Denk aan handelsnamen en domeinnamen. Merkhouders kunnen derden verbieden om een overeenstemmend teken te gebruiken wanneer met dit gebruik afbreuk wordt gedaan aan of ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie of onderscheidend vermogen van het merk (zie art. 2.20 lid 1 sub d BVIE).

Beperkingen merkenrecht

Niet ieder gebruik van een merk vormt merkinbreuk. Het merkenrecht kent ook beperkingen (zie art. 2.23 BVIE). Zo kan een merkhouder derden niet verbieden om de producten van de merkhouder door te verkopen, wanneer de merkhouder deze producten rechtmatig in de Europees Economische Ruimte in het verkeer heeft gebracht. Dit leerstuk wordt ook uitputting genoemd (art. 2.23 lid 3 BVIE). De wijze waarop vervolgens reclame wordt gemaakt in het geval een merk is uitgeput, kan daarentegen wel worden gereguleerd door de merkhouder. Hierbij kan worden gedacht aan het geval waarin met een door het merkenrecht beschermd luxe product wordt geadverteerd tussen B-merken.

Een ander voorbeeld van een merkenrechtelijke beperking is het geval wanneer onderdelen van een product van een merk worden verkocht (art. 2.23 lid 1 sub c BVIE). Onder omstandigheden kan hierbij zijn toegestaan dat een merk van een derde wordt gebruikt.

Verwerking en verjaring

Indien een merkhouder het gebruik van een inbreukmakend teken gedurende vijf opeenvolgende jaren bewust heeft gedoogd, is zijn vordering verwerkt (art. 2.29 BVIE). Ook kan een merkrechtelijke vordering verjaren.

Wat kan ik doen om merkinbreuk te voorkomen?

Merkinbreuk kan niet altijd worden voorkomen. Wel kan het risico wegens merkinbreuk worden beperkt. Indien u een naam voor uw bedrijf of producten hebt gevonden, kunt u vervolgens op het internet onderzoeken of dezelfde of een vergelijkbare benaming al door een ander wordt gevoerd of als merk is geregistreerd. U kunt hierbij de volgende stappen nemen in uw onderzoek naar inbreuk op merkenrecht:

  1. Zoek deze benaming of een daarmee vergelijkbare benaming op in het merkenregister.
  2. Indien deze benaming als merk is geregistreerd, dient u vervolgens te beoordelen aan de hand van bovengenoemde merkinbreukcriteria of sprake is van merkinbreuk.
  3. Indien sprake kan zijn van merkinbreuk, kunt u onderzoeken of het merk in aanmerking komt voor vervallenverklaring of dat het merk nietig kan worden verklaard.

Slotsom

Alhoewel merkinbreuk al snel aannemelijk kan zijn, kunnen toch diverse uitzonderingen van toepassing zijn. JPR Advocaten staat u graag bij in de beoordeling van merkinbreuk. Deze pagina bevat algemene informatie over merkinbreuk. JPR Advocaten benadrukt dat iedere merkinbreuk kwestie afzonderlijk moet worden beoordeeld. Op ieder geval kan namelijk een speciale regel of een uitzondering van toepassing zijn. Of dit het geval is, kan één van onze advocaten aan u voorleggen.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: