Menu
JPR Advocaten

Handelsnaaminbreuk: wat kan leiden tot inbreuk op een handelsnaam?

Handelsnaaminbreuk komt in meerdere vormen voor. Inbreuk op een handelsnaam kan leiden tot een verbod om een inbreukmakende handelsnaam te voeren, schadevergoeding en volledige vergoeding van de juridische kosten. De bekendste grond voor inbreuk is de aanwezigheid van verwarringsgevaar met een oudere handelsnaam. Maar ook andere inbreukgevallen zijn denkbaar, zoals goodwillinbreuk of een merk dat inbreuk maakt op een handelsnaam. Hieronder volgt meer informatie over handelsnaaminbreuk, zoals de vereisten, gevolgen en tips bij (voorkomen van) handelsnaaminbreuk.

Handelsnaaminbreuk en verwarringsgevaar

Art. 5 Handelsnaamwet verbiedt kort gezegd om een handelsnaam te voeren die voor verwarring kan zorgen met een oudere handelsnaam. Er kan sprake zijn van directe en indirecte verwarringsgevaar:

  1. Direct verwarringsgevaar: het publiek denkt ten onrechte dat twee ondernemingen met vergelijkbare handelsnamen van dezelfde eigenaar zijn. Het publiek kan dan twee ondernemingen niet uit elkaar houden.
  2. Indirect verwarringsgevaar: het publiek kan de ondernemingen wel uit elkaar houden, maar denkt dat deze ondernemingen economisch met elkaar verbonden zijn. Bijvoorbeeld doordat sprake is van een concern met verschillende bedrijfstakken of een tijdelijke samenwerking.

Vereisten voor handelsnaaminbreuk bij verwarringsgevaar

Artikel 5 Handelsnaamwet luidt als volgt:

‘Het is verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.’

Hieruit en uit de rechtspraak volgen de volgende criteria voor het aannemen van inbreuk op een handelsnaam:

1. Handelsnamen zijn identiek of wijken in geringe mate af van elkaar
Doordat de handelsnamen precies of teveel op elkaar lijken, kan het publiek al denken dat de betrokken ondernemingen wat met elkaar te maken hebben. Bij de vergelijking tussen handelsnamen, wordt met name gekeken naar het opvallendste bestanddeel. Dat is vaak het eerste deel van een handelsnaam.

2. De aard van de ondernemingen; in welke branche zijn partijen werkzaam?
Hierbij wordt gekeken in welke markten de ondernemingen actief zijn en welke producten/diensten zij aanbieden. Zo was sprake van verwarringsgevaar tussen de melkproductenfabriek Hollandia en de ijsfabriek Hollandia. In de loop der tijd werd roomijs ook als een melkproduct gezien en produceerde de melkfabriek ook ijsproducten naast andere melkproducten. Alhoewel melkproductenfabrieken en ijsfabrieken niet dezelfde soort ondernemingen zijn, overlappen zij elkaar wel op bepaalde vlakken.

3. Plaats van vestiging en afstand
De afstand tussen twee ondernemingen is ook van belang bij het bepalen van handelsnaaminbreuk. Een te grote afstand kan het gevaar voor verwarring doen wegnemen. Dit doet zich met name voor wanneer de werkkringen beperkt zijn. Zo kon een pannenkoekschip uit Groningen en Leeuwarden een pannenkoekschip uit Alkmaar niet verbieden om een vergelijkbare handelsnaam te voeren. De werkkring van beide ondernemingen was te klein om handelsnaaminbreuk aan te nemen.

Wanneer de werkkring van grotere omvang is of wanneer op landelijk niveau reclame wordt gemaakt, is de afstand minder relevant. Zo kon Yoghurt Barn met vestigingen in west- en midden-Nederland een onderneming in Friesland verbieden de naam ‘Yoghurt Farm’ te gebruiken. Yoghurt Barn had namelijk voldoende reclame gemaakt om bekendheid in Friesland te kunnen genieten.

Het is tegenwoordig nog de vraag in hoeverre afstand nog relevant is, nu bijna iedere onderneming een domeinnaam heeft die zich op heel Nederland richt.

4. Bekendheid van de handelsnaam; voorzienbaarheid van uitbreiding
De bekendheid van een onderneming is ook van belang bij het bepalen van handelsnaaminbreuk. Bij minder bekende ondernemingen zal minder snel sprake zijn van verwarringsgevaar.

Alhoewel een onderneming nog niet actief is in een bepaald afzetgebied, kan dat in de toekomst wel het geval zijn. De onderneming kan bijvoorbeeld uitbreiden. Indien een onderneming dusdanig bekend raakt, dat men een uitbreiding kan verwachten in een bepaald afzetgebied waarin de onderneming nog niet actief is, mogen geen inbreukmakende handelsnamen worden gevoerd in dit gebied. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een buitenlandse onderneming die naar Nederland uitbreidt. Of een groeiende onderneming zoals Yoghurt Barn die naar een andere provincie uitbreidt.

5. Bepalen van het juiste publiek
Het relevante publiek dient in de war te kunnen raken om handelsnaaminbreuk aan te nemen. Dat hoeven niet altijd klanten te zijn van de ondernemingen, maar kunnen ook leveranciers zijn. De mate van oplettendheid van het publiek is hierbij ook van belang. Een deskundig publiek raakt bijvoorbeeld minder snel in de war.

6. Voldoende mate van verwarringsgevaar
Niet iedere mate van verwarringsgevaar is genoeg voor handelsnaaminbreuk. Zo zijn incidentele verwarringsgevallen niet genoeg.

7. Logo’s
Als de logo’s van de ondernemingen te veel op elkaar lijken, kan ook sprake zijn van verwarringsgevaar. Daarover schreven wij eerder een artikel. Houd er rekening mee dat logo’s ook door het merkenrecht of het auteursrecht kunnen zijn beschermd. Hierdoor kan het gebruik van een logo ook tot auteursrechtinbreuk of merkinbreuk leiden.

8. Andere omstandigheden
Soms is meer vereist dan alleen verwarringsgevaar bij handelsnaaminbreuk. Dit is bijvoorbeeld het geval bij beschrijvende handelsnamen. Voor het aannemen van handelsnaaminbreuk bij beschrijvende handelsnamen, zijn bijkomende omstandigheden vereist. Met andere voorzichtige woorden: bij beschrijvende handelsnamen is verwarring wekken soms toegestaan.

Dit zijn slechts handvaten om inbreuk op een handelsnaam te beoordelen en dus geen harde vereisten. Het belangrijkste criterium is uiteindelijk of gevaar voor verwarring bestaat. Zo hoeft het niet uit te maken dat een grote afstand bestaat tussen twee ondernemingen, wanneer alsnog gevaar voor verwarring bestaat.

Verder hoeft geen sprake te zijn van handelsnaaminbreuk als u een licentie heeft.

Merk maakt inbreuk op handelsnaam (en andersom)

Op grond van art. 6:162 BW kan een oudere handelsnaam het gebruik van een jongere merk verbieden als sprake is van verwarringsgevaar. Daarbij worden ook de eerder genoemde criteria gebruikt.

Ook het omgekeerde geval is mogelijk waarin een jonger merk het gebruik van een oudere handelsnaam kan verbieden. Dat vereist merkinbreuk of verwarringsgevaar op grond van art. 5a Handelsnaamwet.

Goodwillinbreuk

Van handelsnaaminbreuk is niet alleen sprake bij verwarringsgevaar, maar ook bij goodwillinbreuk. Art. 6:162 BW maakt dit mogelijk. Bij goodwillinbreuk trekt de jongere handelsnaam ongerechtvaardigd voordeel uit de oudere handelsnaam, of doet de jongere handelsnaam afbreuk aan de reputatie van de jongere handelsnaam. Daarbij hoeft geen sprake te zijn van verwarringsgevaar. Het publiek kan dan de betrokken ondernemingen wel uit elkaar houden. Wanneer echter de jongere onderneming kort gezegd profiteert of afbreuk doet aan de reputatie van de oudere onderneming, kan ook sprake zijn van handelsnaaminbreuk. Goodwillinbreuk doet zich in de praktijk niet snel voor.

Rechten en gevolgen bij handelsnaaminbreuk

Bij handelsnaaminbreuk heeft de rechthebbende recht op:

1)een verbodsvordering (art. 5 en 5a Handelsnaamwet);
2)wijzigingsverzoek (art. 6 Handelsnaamwet);
3)schadevergoeding (art. 6c Handelsnaamwet);
4)winstafdracht (art. 6:104 BW); en/of
5)vergoeding van de volledige juridische kosten (art. 1019h Rv).

Dit zijn de bekendste gevolgen van handelsnaaminbreuk. Handelen in strijd met de Handelsnaamwet is op grond van art. 7 Handelsnaamwet ook strafbaar. Dit kan leiden tot een boete of zelfs een hechtenis.

Hoe voorkom ik handelsnaaminbreuk?

Het voorkomen van handelsnaaminbreuk vereist een zorgvuldig onderzoek. Raadpleeg in ieder geval het handelsregister, het merkenregister en zoekmachines voor vergelijkbare benamingen. Toets ook de logo’s en de eerder genoemde criteria voor het bepalen van handelsnaaminbreuk, wanneer een vergelijkbare handelsnaam bestaat. Wij adviseren echter ook om professionals in te schakelen, zoals marketingbureaus, merkengemachtigden en/of advocaten intellectueel eigendomsrecht.

Let op: uw achternaam geeft nog geen recht om uw achternaam als handelsnaam te gebruiken. Daarover schreven wij ook eerder een artikel.

Hoe handel ik bij handelsnaaminbreuk?

Maakt een oudere handelsnaam mogelijk inbreuk op uw eerder gevoerde handelsnaam? Dan is het raadzaam om eerst alles vast te leggen, zoals het gebruik van de handelsnaam in de markt en op het internet. Dit kan door het maken van foto’s en printscreens. Ook printscreens van de Wayback-machine kunnen handig van pas komen in een handelsnaamgeschil. Het is belangrijk om spoedig te handelen bij handelsnaaminbreuk, om bijvoorbeeld verjaring of rechtsverwerking te voorkomen.

Slotsom

Ook bij handelsnaaminbreuk gelden weer de spreekwoorden ‘wees er op tijd bij’ en ‘voorkomen is beter dan genezen’. De gevolgen van handelsnaaminbreuk kunnen financieel ernstig zijn wanneer alle bedrijfsmiddelen moeten worden vervangen met een nieuwe handelsnaam.

Onze advocaten intellectueel eigendom hebben ruime ervaring met handelsnaamgeschillen en andere handelsnaamkwesties. Voor vragen over het handelsnaamrecht, de keuze van een handelsnaam of handelsnaaminbreuk, kunt u bij onze handelsnaamrechtadvocaten terecht.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Alle advocaten binnen het rechtsgebied Intellectueel Eigendom, ICT en Privacy
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: