Menu
JPR Advocaten

Licentieovereenkomst

Partijen bij de licentieovereenkomst

Een licentieovereenkomst is een overeenkomst tussen partijen, waarbij de ene partij, de licentiegever, aan de andere partij, de licentienemer, een bepaald recht in gebruik c.q. in licentie geeft. Veelal zal het gaan om de verlening van een gebruiksrecht ten aanzien van een bepaald intellectueel eigendomsrecht, zoals bijvoorbeeld een recht op gebruik van een merk, een octrooi, een domeinnaam of een auteursrechtelijk beschermd werk (bijvoorbeeld software).

In de licentieovereenkomst kunnen partijen de rechten en plichten van een ieder der partijen schriftelijk vastleggen. Een aantal onderwerpen dient, nu de overeenkomst betrekking heeft op intellectuele eigendomsrechten waarvoor een eigen wettelijke regime geldt, in ieder geval geregeld te worden in de licentieovereenkomst.

Inhoud en omvang van de licentieovereenkomst

Allereerst dienen de volledige statutaire namen van de licentiegever en licentienemer te worden vermeld in de overeenkomst. Indien een partij een natuurlijk persoon is wordt aanbevolen om de naam volledig uit te schrijven en de NAW-gegevens op te nemen.

Vervolgens dient zo volledig mogelijk te worden omschreven welk intellectueel eigendomsrecht er wordt gelicenseerd. Het verdient aanbeveling om bij een merk de merkregistratie bij de overeenkomst te voegen. Indien het onderwerp van de licentieovereenkomst een octrooi betreft, is het raadzaam het aanvraagnummer en/of het publicatienummer van het octrooi in het Octrooiregister en een beschrijving van het octrooi bij de licentieovereenkomst te voegen. Ingeval de licentieovereenkomst een auteursrecht betreft zoals software, is het raadzaam een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk, bijvoorbeeld de software bij te voegen. Wanneer het niet gaat om software is het raadzaam een foto van het auteursrechtelijk beschermde werk toe te voegen.

Verder dient de omvang van de licentie gedetailleerd te worden beschreven in het contract. Met andere woorden wat mag de opdrachtnemer exact gebruiken; is dat bijvoorbeeld de software of is dat de merknaam of beide. Ook moet in de licentieovereenkomst worden vermeld of het gaat om een exclusief of niet-exclusief gebruik. Een exclusief gebruik van de licentie houdt in dat de licentiegever slechts aan één licentienemer een licentie verstrekt. Daartegenover staat de situatie dat partijen een niet-exclusieve licentie overeenkomen. In dat geval kan de licentie door de licentiegever aan meerdere licentienemers worden verstrekt. De termen exclusief en niet-exclusief betreffen overigens geen wettelijke termen. Het geniet de voorkeur niet slechts deze termen te gebruiken maar ook te definiëren in de licentieovereenkomst of de licentie exclusief of niet-exclusief is. Verder is het raadzaam in de licentieovereenkomst op te nemen of de licentienemer gerechtigd is om de licentie over te dragen aan derden al dan niet met medeweten van de licentiegever.

Een ander punt dat in de licentieovereenkomst dient te worden opgenomen is voor welke gebieden de licentie is verleend, bijvoorbeeld alleen voor Nederland, de Benelux, Europa of Internationaal. Kortom, het territorium waarvoor de licentie is verleend, dient duidelijk opgenomen te worden in de licentieovereenkomst.

Verder is van belang om afspraken te maken over de duur van de licentieovereenkomst. Licentieovereenkomsten kunnen voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd worden overeengekomen. In geval van een licentieovereenkomst voor onbepaalde tijd is het nuttig een artikel op te nemen over de opzegtermijn en over de wijze van beëindiging van de overeenkomst. Het bepalen van de wijze waarop de licentieovereenkomst kan worden beëindigd en het opnemen van een opzegtermijn kan gerechtelijke procedures voorkomen. Beide partijen weten dan bij het aangaan van de licentieovereenkomst in ieder geval waar ze aan toe zijn in het geval de andere partij de overeenkomst wenst te beëindigen.

Verder komt in vrijwel iedere licentieovereenkomst een bepaling voor waarin is aangegeven dat de intellectuele eigendomsrechten berusten bij de licentiegever en dat de licentiegever bevoegd is de betreffende licentie te geven. Vaak staat in voormelde bepaling ook dat niet door partijen is beoogd de intellectuele eigendomsrechten over te dragen.

Vergoeding

In de licentieovereenkomst wordt uiteraard ook aandacht besteed aan het betalen van een vergoeding voor het gebruik. Er kan een vast bedrag per maand/jaar worden overeengekomen, maar het is ook mogelijk een andere vorm van betaling af te spreken, denk bijvoorbeeld aan royalty’s. In het kader van de betaling van een vergoeding is het raadzaam ook iets op te nemen over betalingstermijnen en consequenties indien de vergoeding niet of niet tijdig wordt voldaan. Verder is het raadzaam dat partijen iets vastleggen over de wijze waarop bedragen al dan niet jaarlijks worden verhoogd. Ook spelen fiscale aspecten bij de betaling van een vergoeding terzake een rol. Het is in dat kader raadzaam een fiscalist te raadplegen.

Geschillen en procedures

Volgens de wet is de licentienemer niet gerechtigd om zelf op te treden tegen inbreuken voor zover het betreft het starten van een gerechtelijke procedure. In de licentieovereenkomst kan de licentiegever evenwel de licentienemer het recht geven om in geval van inbreuken een gerechtelijke procedure te starten. Het is in dat geval raadzaam tevens in de licentieovereenkomst op te nemen dat de licentienemer in het geval hij het recht heeft in recht op te treden tegen inbreuken, de licentiegever in kennis stelt van een mogelijke inbreuk en het feit dat de licentienemer hiertegen, eventueel in rechte, optreedt.

Slotbepalingen in de licentieovereenkomst

Ook een bepaling over garanties en afspraken daaromtrent tussen licentiegever en licentienemer is een onderwerp dat in vrijwel alle licentieovereenkomsten wordt opgenomen.

Als een van de laatste punten is het raadzaam in de licentieovereenkomst een bepaling op te nemen over de wijze waarop geschillen worden beslecht. Partijen kunnen overeenkomen dat zij zich verplichten tot mediation voordat een procedure bij de rechter of arbiter wordt gestart.

Tot slot is het raadzaam in de licentieovereenkomst op te nemen welk recht van toepassing als niet beide partijen in Nederland gevestigd zijn. Wanneer beide partijen in Nederland gevestigd zijn zal het toepasselijke recht het Nederlandse recht zijn.

De advocaten van de sectie IE & ICT stellen regelmatig licentieovereenkomsten op, hebben ruime ervaring bij het onderhandelen over onder andere het al dan niet op nemen van bepalingen in de licentieovereenkomsten en zijn ook kundig in het voeren van procedures voortvloeiend uit licentieovereenkomsten. Kortom, voor vragen op het gebied van licentieovereenkomsten kunt u bij ons terecht.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: