Menu
JPR Advocaten

Lacoste (voor de verandering) in het ongelijk gesteld?! HEMA mocht ‘krokodillenondergoed’ verkopen

Geschreven op 20 december 2018  •  Auteur: Dmitry Grobokopatel
Lacoste (voor de verandering) in het ongelijk gesteld?! HEMA mocht ‘krokodillenondergoed’ verkopen

De rechtbank Den Haag oordeelde recent dat HEMA geen inbreuk maakt op het merk van Lacoste. Gelet op de eerdere rechtszaken die Lacoste heeft gevoerd, is deze uitspraak enigszins merkwaardig. In dit artikel wordt de procedure tegen Hema en een aantal andere rechtszaken van Lacoste besproken.

Feiten

Hema verkoopt ondergoed waarop krokodillen staan. Lacoste is van mening dat Hema hiermee inbreuk maakt op het merk van Lacoste. Hieronder staat links een merk  van Lacoste en rechts het ondergoed van Hema:

Van het grijze hemdje bestaat ook een vergelijkbare onderbroekenvariant. Beide hemdjes worden in combinatie met ondergoed als een set aangeboden.

Oordeel voorzieningenrechter grijze setje

Ten aanzien van het grijze setje oordeelt de voorzieningenrechter dat geen sprake is van merkinbreuk. Het publiek vat de krokodillen op het grijze setje niet op als een merk, maar enkel als een versiering. Lacoste heeft weliswaar een marktonderzoek overgelegd waaruit het tegendeel kon blijken, maar de vragen in dit marktonderzoek waren te sturend en ook aan het verkeerde publiek gesteld.
 
Nu het publiek volgens de voorzieningenrechter de krokodillen van het grijze setje als een versiering opvat, kan Lacoste de verkoop van dit setje nog bestrijden op grond van art. 2.20 lid 1 sub d BVIE. Daarvoor is vereist dat HEMA ongerechtvaardigd voordeel trekt uit de reputatie of onderscheidend vermogen van het merk, dan wel daaraan afbreuk doet. Lacoste heeft volgens de voorzieningenrechter onvoldoende aangevoerd om dit aan te nemen. Doordat HEMA eigenlijk alleen maar eigen merken aanbiedt en ieder seizoen een ondergoedsetje met andere dieren erop aanbiedt, vindt de voorzieningenrechter het onaannemelijk dat HEMA ongerechtvaardigd voordeel heeft willen trekken uit Lacostes merk.

Oordeel voorzieningenrechter blauwe setje

Ook bij het blauwe hemdje is geen sprake van merkinbreuk. Allereerst wordt dit hemdje als een set met een blauw onderbroek aangeboden, terwijl HEMA alleen haar eigen merken aanbiedt. Op deze onderbroek staat geen krokodil, waardoor het publiek niet kan menen dat het blauwe setje van Lacoste afkomt. Daarnaast wordt het hemdje in het dagelijks leven niet zichtbaar gedragen door de doelgroep, waardoor verwarringsgevaar is uitgesloten.

Lacoste vs Pacogi

Indien dit oordeel wordt vergeleken met eerdere rechtszaken, is het een nogal merkwaardig oordeel. Zo werd in een eerdere procedure van het Hof Den Haag dat Pacogi inbreuk maakt op het krokodillenbeeldmerk (!) van Lacoste, doordat Pacogi parfum onder de naam ‘EAU CROCO’ verkocht. Volgens de voorzieningenrechter was namelijk sprake van begripsmatige overeenstemming tussen ‘EAU CROCO’ en het beeldmerk van Lacoste. Beiden verwijzen namelijk naar een krokodil. Het publiek zou (vanwege de bekendheid van Lacoste) hierdoor kunnen menen dat Lacoste een parfumvariant onder de naam ‘EAU CROCO’ aanbiedt. Het is namelijk gebruikelijk dat parfums in verschillende varianten en onder verschillende namen worden aangeboden. Doordat sprake kan zijn van verwarringsgevaar, mocht Pacogi haar merk niet inschrijven.

Lacoste vs Kajman

In een oppositieprocedure tussen Lacoste en Kajman, werd Kajmans logo vergleken met het merk van Lacoste. Hieronder staat links een merk van Lacoste en rechts Kajmans merk:

Bij de vergelijking van deze tekens was ook sprake van begripsmatige overeenstemming, nu Kajmans logo ook een krokodil bevat. Kajman gebruikte haar logo namelijk voor dierenkleding, tassen en schoenen. Vanwege de bekendheid van Lacoste, zou het publiek kunnen menen dat sprake is van een economische verbondenheid tussen Lacoste en Kajman. Dit levert indirect verwarringsgevaar op, waardoor ook Kajman haar merk niet mocht inschrijven.

Bescherming van Lacostes merk lijkt (voorlopig) toch een grens te hebben

Alhoewel het eerst leek alsof Lacoste een monopolie had op het gebruik van krokodillen (als logo of benaming) in de kleding- en parfumbranche, heeft de voorzieningenrechter Den Haag toch aan de rem getrokken. Terwijl Lacostes bekendheid eerder in haar voordeel werkte, lijkt haar bekendheid, en die van HEMA, Lacoste nu tegen te werken.

Wordt vervolgd?

Het oordeel van de voorzieningenrechter biedt echter wel ruimte voor een vervolgprocedure. Immers, nu is geoordeeld dat Lacoste kort gezegd geen juist marktonderzoek heeft verricht en onvoldoende heeft onderbouwd dat HEMA ongerechtvaardigd voordeelt trekt uit of afbreuk doet aan Lacostes merk, is het niet uitgesloten dat Lacoste in hoger beroep of in een bodemprocedure, een ander marktonderzoek overlegt en verder onderbouwt waarom sprake is van het ongerechtvaardigd voordeel trekken uit of afbreuk doen aan het merk van Lacoste. Of zo’n procedure volgt, zal de tijd weer leren.

Hebt u vragen over het gebruik van een merk op producten die u verkoopt of wilt inkopen? Of wilt u optreden tegen het merkgebruik door een ander? Onze advocaten intellectueel eigendomsrecht denken graag met u mee.


Dmitry Grobokopatel
Mr. D.A. Grobokopatel

“Discussiëren in een dynamische omgeving is aan mij besteed. Ik duik diep in de materie en zoek graag de juridische grenzen op. Bij JPR heb ik de eer om mij bezig te houden met het intellectueel eigendomsrecht. Ik behandel voornamelijk vraagstukken over soft-IP (merken, handelsnamen, domeinnamen en auteursrecht), onrechtmatige publicaties (portretrecht en lasterkwesties) en commerciële (ICT-)contracten. Met een gezonde dosis energie bescherm ik de ideeën, identiteit en reputatie van mijn klanten.
 
Net als het IE-recht, blijf ik voortdurend in ontwikkeling. Zo houd ik mijn kennis actueel. Ik denk verder graag actief mee met mijn klanten en anticipeer op de ontwikkelingen in een organisatie. Met een snelle en pragmatische aanpak heb ik mijn missie voortdurend voor ogen: aan het einde van de rit is mijn klant tevreden.”

Over Dmitry

Dmitry is sinds 2016 werkzaam als advocaat bij JPR Advocaten in het ondernemingsrecht, intellectueel eigendomsrecht en ICT-recht. Voor Dmitry staan kwaliteit en toewijding voorop. Dankzij zijn nieuwsgierigheid en betrokkenheid streeft hij in iedere zaak het maximale resultaat na.

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: