Menu
JPR Advocaten

Gebruik merk in domeinnaam

Geschreven op 24 oktober 2013  •  Auteur:
Gebruik merk in domeinnaam

Onlangs deed het panel van de World Intellectual Property Organization (WIPO) Arbitration and Mediation Center uitspraak over het gebruik van het merk BMW in de domeinnaam www.BMWmotorenshop.nl door een verkoper van (o.a.) BMW onderdelen.

Het SIDN geeft .nl domeinnamen uit. Op grond van haar geschillenregeling kan men, via een procedure bij het WIPO, een domeinnaam opeisen, indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • de domeinnaam is identiek of vertoont verwarringwekkend veel overeenstemming met een merk of handelsnaam;
  • de domeinnaamhouder heeft geen recht of legitiem belang; en
  • de domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd of wordt te kwader trouw gebruikt. In het geschil tussen BMW en de domeinnaamhouder heeft het panel als volgt geoordeeld.

Allereerst heeft het panel geoordeeld dat de domeinnaam verwarringwekkend gelijkend is aan het merk, omdat de domeinnaam de volledige merknaam bevat. Het feit dat aan de domeinnaam de woorden ‘motoren’ en ‘shop’ zijn toegevoegd neemt, nu zij algemeen en beschrijvend zijn, het verwarringsgevaar niet weg.

Om te kunnen voldoen aan voorwaarde 2. moet de merkhouder aannemelijk maken dat de domeinnaamhouder geen recht op of legitiem belang heeft bij de domeinnaam. De domeinnaamhouder kan zijn recht of belang bijvoorbeeld aantonen doordat hij:

  • de domeinnaam (voorafgaand aan het geschil) gebruikte om eigen producten of diensten aan te bieden of daar aantoonbaar voorbereidingen voor trof;
  • zelf algemeen bekend is onder die naam;
  • de domeinnaam gebruikt voor legitieme, niet commerciële doeleinden.

Het panel heeft overwogen dat de domeinnaamhouder geen eigen merk- of handelsnaamrechten heeft op de naam “bmwmotorenshop”, geen toestemming heeft voor het gebruik en geen geautoriseerde BMW dealer, maar ‘slechts’ wederverkoper is.

Een wederverkoper heeft desondanks een legitiem belang indien hij:

  • daadwerkelijk de betreffende merkartikelen verkoopt;
  • uitsluitend de merkartikelen op de website aanbiedt; en
  • duidelijk de relatie tussen de wederverkoper en de merkhouder vermeldt.

Het registreren van de domeinnaam mag er daarnaast niet toe leiden dat de merkhouder geen mogelijkheden meer heeft om zelf domeinnamen met zijn merk te registreren.

In dit geschil verkocht de domeinnaamhouder op zijn website niet alleen BMW onderdelen, maar ook concurrerende producten. De domeinnaamhouder had daarom geen legitiem belang.

Het bewijs dat de domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt (3.) kan bijvoorbeeld geleverd worden door aannemelijk te maken dat de domeinnaam hoofdzakelijk is geregistreerd of verworven om:

  • deze voor een bedrag hoger dan de registratiekosten te verkopen;
  • de merkhouder te beletten deze te gebruiken;
  • de activiteiten van de merkhouder te verstoren; of
  • internetgebruikers naar zijn eigen website te lokken om daar commercieel voordeel mee te behalen.

Geoordeeld werd dat de domeinnaamhouder de registratie te kwader trouw had verricht omdat hij, door het gebruik van het merk, internetgebruikers verleidde (ook) tot de koop van concurrerende producten over te gaan. BMW kon de domeinnaam derhalve opeisen.

Conclusie: men mag het merk van een ander in een domeinnaam gebruiken, maar slechts onder strenge criteria.



Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: